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30 de Junho de 2022
  • 2º Grau
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Tribunal Regional Federal da 5ª Região TRF-5 - AG: AG 08104303520194050000

Detalhes da Jurisprudência

Processo

AG 08104303520194050000

Órgão Julgador

1º Turma

Julgamento

10 de Dezembro de 2019

Relator

Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho
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Ementa

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO REGISTRO DE MARCA, EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA. CONCESSÃO. REQUISITO DO "PERICULUM IN MORA" CONFIGURADO, ANTE A NATUREZA DA DEMANDA QUE ENGLOBA REGISTRO REGULAR DE MARCA QUE PODE AFETAR GRAVEMENTE ATIVIDADE EMPRESARIAL DA IMPETRANTE. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO ("FUMUS BONI IURIS") DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. BOA-FÉ NO USO ANTERIOR DA MARCA. COMPROVAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO "MANDAMUS" POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA SEARA ADMINISTRATIVA PARA INGRESSO DE MEDIDA JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular de juízo federal que, nos autos de mandado de segurança, deferiu tutela liminar para"determinar ao INPI que suspenda, em relação à impetrante, os efeitos do registro da marca"WAVE"pela empresa M.G. Gestão de Negócios Ltda., concedidos nos autos do processo administrativo nº 914358340, até o julgamento definitivo desta demanda".
2. Tutela provisória de urgência satisfativa (suspensão, em relação à impetrante, dos efeitos do registro da marca "WAVE" pela empresa M.G. Gestão de Negócios Ltda.), prevista no art. , III, da Lei nº 12.016/2009, que possui os seguintes requisitos: comprovação da probabilidade do direito ("fumus boni iuris"), demonstração do perigo de dano ou de ilícito ou comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa ("periculum in mora"), além da possibilidade de reversão dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, parágrafo 3º, do CPC). Vedação imposta pelo art. 7º, parágrafo 2º, da lei de regência do "mandamus", que não abarca o caso concreto.
3. Requisito do "periculum in mora" demonstrado no caso, tendo em vista que se trata de demanda que envolve o registro de marca, sinal distintivo essencial para a correta identificação do produto ou serviço da sociedade empresária, que pode acarretar prejuízos financeiros consideráveis em caso de irregularidade.
4. Possibilidade de reversão da tutela, caso seja revogada, na medida em que, caso haja a sua reforma, os Agravados têm plenas condições de proceder com a atribuição dos efeitos do registro da marca em comento da M.G. Gestão de Negócios Ltda., com relação à agravada.
5. O STJ, ao julgar ao REsp 1.484.975-PR, apreciou a questão aqui também debatida, reconhecendo o seguinte:"É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996)". [...] "A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro". [...] "Hipótese em que os juízos de origem soberanos no exame do acervo probatório concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada"(julgado em 1º/12/2016).
6. A impetrante demonstrou, nos autos de origem, que vem utilizando a marca "Studio Wave", desde a sua inauguração, no ano de 2010, explorando o ramo de academia de ginástica, sendo conhecida na sociedade sergipana. Por sua vez, a empresa M G Gestão de Negócios Ltda. foi criada no ano de 2011, a sua atividade comercial é a mesma explorada pela impetrante e ela apresentou, também intempestivamente, mas com antecedência à impetrante, o pedido de registro da marca, junto ao INPI. Contudo, a Lei nº 9.279/96 estabelece o direito de precedência, que, no caso concreto, deve ser exercido pela impetrante, que teria demonstrado o uso de boa-fé da marca, em data anterior à M G Gestão de Negócios Ltda.
7. Por sua vez, a decisão não impediu o uso da marca pela empresa M G Gestão de Negócios Ltda. Apenas afastou os efeitos do registro concedido pelo INPI à impetrante, que permanece utilizando a marca (Studio Wave), associada à sua imagem, mas sem eficácia perante terceiros.
8. Preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela liminar.
9. Por seu turno, a questão da inadequação do "mandamus" por ausência de prova pré-constituída, na verdade, confunde-se com o mérito da medida liminar, tendo em vista que restou atestado que houve, sim, a demonstração da probabilidade jurídica, mediante prova documental, inclusive, capaz de autorizar o deferimento da medida de urgência em favor do impetrante.
10. Por derradeiro, não há que se falar em esgotamento da seara administrativa para o ingresso de medida judicial, sob pena de violação à regra do art. , XXXV, da Carta Magna. Precedente do STJ (REsp 1.804.647/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 02/08/2019).

Decisão

UNÂNIME

Veja

  • REsp 1464975/PR (STJ)
    • REsp 1484975/PR (STJ)
      • REsp 1804647/RS (STJ)
        • AgRg no AREsp 217998/RJ (STJ)

          Referências Legislativas

          Observações

          PJe
          Disponível em: https://trf-5.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/928071615/ag-ag-8104303520194050000

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